Интернет-портал судов общей юрисдикции Республики Беларусь

Верховный Суд
Республики Беларусь


Решение Верховного Суда Республики Беларусь по делу № 12-01/72-2018

6 декабря 2018  1507

дело № 12-01/72-2018

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Республики Беларусь

21 ноября 2018 года судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь в составе председательствующего судьи ….,

судей …., ….,

с участием секретаря судебного заседания ….,

представителя истца - компании «R.I.H.», остров Мэн, - патентного поверенного Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Верховного Суда Республики Беларусь гражданское дело по иску компании «R.I.H.», остров Мэн, к T.J., B.L. и B.E., Великобритания, о досрочном прекращении в Республике Беларусь правовой охраны товарного знака по международной регистрации,

У С Т А Н О В И Л А:

истец – компания «R.I.H.», остров Мэн (далее – компания «R.I.H.»), обратился в суд с иском к ответчикам – T.J., B.L. и B.E., Великобритания, в котором просил досрочно, со 2 августа 2017г., прекратить в Республике Беларусь правовую охрану комбинированного товарного знака по международной регистрации (далее – товарный знак) в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ): «одежда итальянского производства», для которых указанному знаку предоставлена правовая охрана в Республике Беларусь.

Данное требование аргументировано тем, что товарный знак не использовался в Республике Беларусь его владельцами в отношении указанных товаров 25 класса МКТУ без уважительных причин непрерывно в течение пяти лет - с 1 августа 2012г. по 1 августа 2017г. - и в последующий период до даты подачи иска в суд, а также наличием заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака, обусловленной, по его мнению, подачей им в патентный орган заявки на регистрацию в качестве товарного знака изобразительного обозначения в виде пики (карточной масти), содержащего по центру изображение звезды. Наличие регистрации товарного знака с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров на имя ответчиков препятствует предоставлению правовой охраны заявленному истцом на регистрацию обозначению ввиду его сходства до степени смешения с указанным товарным знаком.

В ходе судебного разбирательства представитель истца - патентный поверенный Д. исковое требование поддержал в полном объеме, дав суду объяснения, аналогичные доводам, изложенным в исковом заявлении, указав также, что истец намерен использовать в Республике Беларусь изображение в виде пики со звездой для товаров и услуг, в том числе товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем подал на регистрацию в патентный орган Республики Беларусь заявки на регистрацию серии товарных знаков, объединённых изобразительным элементом в виде пики со звездой, правовая охрана которым испрашивается им в отношении, в том числе товаров 25 класса МКТУ: «одежда».

Ответчики - T.J., B.L. и B.E., надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явились; возражений против иска суду не представили.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика - государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности» (далее - Национальный центр интеллектуальной собственности) - в судебное заседание не явилось; в заявлениях суду от 10 апреля и 15 ноября 2018г. просило рассматривать дело в отсутствие его представителя, указав, что Национальный центр интеллектуальной собственности исполнит любое решение суда, касающееся его, как третьего лица, обязанностей.

Заслушав объяснения представителя истца, проверив и исследовав письменные доказательства по делу, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 981 ГК Республики Беларусь правовая охрана объектов интеллектуальной собственности возникает в силу факта их создания либо вследствие предоставления правовой охраны уполномоченным государственным органом в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

Согласно п. 3 ст. 988 ГК Республики Беларусь в случаях, предусмотренных законом, действие исключительного права может прекращаться вследствие его неиспользования в течение определенного времени.

В силу п.1. ст. 1132 ГК Республики Беларусь к правам на интеллектуальную собственность применяется право страны, где испрашивается защита этих прав.

В соответствии с пп.1-2, пп.6-7 ст. 20 Закона Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее - Закон) (в редакции от 7 мая 2007г., которая подлежит применению к данным правоотношениям) использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, или на их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 23 настоящего Закона.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь, при наличии уважительных причин неиспользования товарного знака на товарах или их упаковке.

Действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно в отношении всех или части товаров, указанных в регистрации, в связи с неиспользованием товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых пяти лет с даты его регистрации на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь. Заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака может быть подано в Верховный Суд Республики Беларусь любым лицом при условии, что этот товарный знак не используется до подачи такого заявления.

При решении вопроса о рассмотрении досрочного прекращения действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам.

В соответствии с п.1 и п.2 ст.20 Закона (в редакции от 5 января 2016г.) использование товарного знака для индивидуализации товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, осуществляется в том числе путем применения товарного знака:

1.1. на товарах, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот, хранятся, перевозятся или ввозятся на территорию Республики Беларусь в целях введения в гражданский оборот, а также на этикетках, упаковках таких товаров;

1.2. на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

1.3. при выполнении работ и (или) оказании услуг;

1.4. в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь;

1.5. в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах адресации).

ходе судебного разбирательства установлено, что товарный знак по международной регистрации является комбинированным и представляет собой окружность, внутри которой находится изображение пики (карточной масти) с пятиконечной звездой по центру; внутри окружности, в её верхней части, имеется надпись «QUALITY JEANS», по краям надписи - изображение двух пятиконечных звезд; внизу окружности, справа от изобразительного элемента в виде пики расположена надпись – «MADE IN»; слева от изображения пики - надпись «ITALY»; словесные элементы «MADE IN ITALY» выполнены буквами меньшего размера по сравнению с верхней надписью; под окружностью находится примыкающий к ней сектор в виде ленты, занимающий 1/3 часть окружности, содержащий внутри дугообразную надпись «OUTSIDER», выполненную буквами большего размера по сравнению с вышеуказанными словесными элементами; слева и справа от надписи «OUTSIDER» изображены две пятиконечные звезды. се словесные элементы указанного знака выполнены стандартным шрифтом прописными буквами.

Указанный товарный знак был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС) в Международном реестре товарных знаков 10 ноября 1993г. на имя общества с ограниченной ответственностью «O», Федеративная Республика Германия, (далее – ООО «О») в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда».

В Республике Беларусь правовая охрана товарному знаку была предоставлена с 10 ноября 1993г. в отношении ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ, а именно: «одежда итальянского производства» с указанием, что неохраняемым элементом данного знака - «QUALITY JEANS» и «MADE IN ITALY» - в предоставлении правовой охраны в Республике Беларусь отказано.

24 ноября 1995г. исключительное право на указанный товарный знак было передано по договору уступки B.N., Итальянская Республика, который 9 апреля 2014г. уступил исключительное право на товарный знак T.J., B.L. и B.E.

Срок действия правовой охраны указанного средства индивидуализации в Республике Беларусь - по 10 ноября 2023г.

10 апреля 2018г. в Международный реестр товарных знаков была внесена запись об ограничении права владельцев распоряжаться международной регистрацией, которое было наложено определением Верховного Суда Республики Беларусь от 4 апреля 2018г. до вынесения судебного решения по делу.

обстоятельства, кроме объяснений представителя истца патентного поверенного Д., подтверждаются письменными доказательствами: скриншотами от 5 декабря 2012г. страниц официального сайта ВОИС, содержащими сведения о предоставлении правовой охраны товарному знаку в странах-членах Мадридского соглашения; уведомлением ВОИС относительно международной регистрации в адрес Национального центра интеллектуальной собственности; скриншотами официального сайта ВОИС, содержащими информацию о публикации 24 ноября 1995г. в Бюллетене ВОИС сведений о передаче права в отношении товарного знака от первоначального владельца – ООО «О» к B.N., Итальянская Республика; скриншотами от 6 апреля и 14 ноября 2018г. официального сайта ВОИС в отношении товарного знака, содержащими, в том числе, опубликованные в Бюллетене ВОИС сведения об изменении адресов B.N., переходе права на спорный товарный знак от B.N. к T.J., B.L. и B.E., об объеме правовой охраны товарного знака в Республике Беларусь и об ограничении права владельцев распоряжаться товарным знаком; письмом от 10 апреля 2018г. Национального центра интеллектуальной собственности.

Судебной коллегией также установлено, что товарный знак не использовался в Республике Беларусь ответчиками - T.J., B.L. и B.E., а также предыдущим владельцем знака B.N. и иными лицами на основании лицензионных договоров без уважительных причин непрерывно в течение пяти лет - с 1 августа 2012г. по 1 августа 2017г., а также в последующий период - до даты подачи иска в суд - 2 апреля 2018г. в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда итальянского производства».

Данные обстоятельства, кроме объяснений представителя истца, подтверждаются:

скриншотами от 14 ноября 2018г. официального сайта ВОИС в отношении товарного знака, из которых следует, что владельцами указанного знака лицензионные договоры с третьими лицами на его использование на территории Республики Беларусь по состоянию на 14 ноября 2018г. не заключались;

письмами от 13 октября 2017г. и 16 июля 2018г. научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», содержащими информацию о том, что в реестре Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии (национальная часть Республики Беларусь) отсутствует информация о сертификатах соответствия и декларациях о соответствии на одежду, маркируемую комбинированным товарным знаком, содержащим обозначение «OUTSIDER»;

письмами от 16 октября 2017г. и 19 июля 2018г. государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», из которых следует, что в период с 1 августа 2012г. по 19 июля 2018г. сведения о регистрации продукции «одежда», маркируемой комбинированным обозначением «OUTSIDER», в национальном сегменте Республики Беларусь Единого реестра свидетельств о государственной регистрации Евразийского экономического союза отсутствуют.

Таким образом, судебная коллегия считает, что истцом представлены достаточные доказательства, подтверждающие неиспользование ответчиком в Республике Беларусь без уважительных причин товарного знака непрерывно в течение пяти лет – с 1 августа 2012г. по 1 августа 2017г. – и в последующий период в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда итальянского производства».

Доказательств, опровергающих вышеуказанное, как и доказательств наличия уважительных причин неиспользования в Республике Беларусь товарного знака в отношении вышеназванных товаров 25 класса МКТУ, а также доказательств, подтверждающих, что данный товарный знак не использовался в Республике Беларусь по не зависящим от ответчиков обстоятельствам, суду не представлено.

В соответствии с п.11 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2005г. № 9 «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой права на товарный знак и знак обслуживания» (в редакции от 20 декабря 2007г.) в случае заключения договора об уступке права на такой товарный знак или знак обслуживания либо лицензионного договора на использование товарного знака или знака обслуживания приобретатель права по договору не может воспользоваться новым льготным пятилетним сроком возможного неиспользования знака.

Любое использование при условии его реального характера прерывает льготный пятилетний срок возможного неиспользования знака.

Согласно п.13 названного постановления лицо, заявившее требование о досрочном полном либо частичном прекращении в Республике Беларусь действия регистрации товарного знака или знака обслуживания, в силу ст. 6 ГПК должно доказать суду наличие заинтересованности в удовлетворении иска.

Такая заинтересованность, в частности, может выражаться: в намерении лица использовать товарный знак или знак обслуживания, о котором возник спор, на товарах, их упаковке или при оказании услуг; в наличии решения патентного органа об отказе лицу в предоставлении правовой охраны товарному знаку или знаку обслуживания в связи с его тождественностью либо схожестью до смешения с ранее зарегистрированным знаком.

В случае если в суде истцом не будет доказано наличия заинтересованности в разрешении спора в его пользу, даже при установлении факта неиспользования знака без уважительных причин непрерывно в течение пяти лет, то действие регистрации знака досрочно судом не может быть прекращено.

Досрочное прекращение действия регистрации товарного знака или знака обслуживания в Республике Беларусь следует осуществлять с даты истечения непрерывного пятилетнего срока неиспользования знака.

По делу установлено, что истец - компания «R.I.H.» - перерегистрирован 6 января 2011г. в реестре компаний острова Мэн, что подтверждается выпиской из реестра директоров от 21 июля 2017г. и годовым отчетом компании в регистрирующие органы от 31 июля 2016г.

Как следует из объяснений представителя истца патентного поверенного Д., основным видом деятельности данной компании является организация и проведение игр в покер, в том числе через интернет - ресурсы.

В обоснование заинтересованности истца - компании «R.I.H.» - в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда итальянского производства», представитель истца патентный поверенный Д. в судебном заседании пояснил, что компания «R.I.H.» является владельцем известного в мире онлайн-ресурса, который используется им для организации и проведения игр в покер по всему миру. Занимаясь указанным видом деятельности, компания использует в качестве эмблемы для игр карточную масть - пики - в различных цветовых сочетаниях, а также как композиционный элемент иных изобразительно-словесных обозначений. Участникам турниров по покеру компания «R.I.H.» предоставляет свою фирменную одежду, содержащую изображение пики со звездой, а также предлагает её к продаже посредством, в частности, интернет-ресурса.

В Республике Беларусь с 2013г. на имя истца зарегистрированы 2 словесных товарных знака в отношении товаров и услуг 9, 18, 25, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ, и 2 комбинированных товарных знака, содержащие изобразительный элемент в виде пики со звездой. В 2017г. истцом было подано 8 заявок на регистрацию в качестве товарных знаков комбинированных обозначений, содержащих изображение пики со звездой, в том числе с испрашиванием правовой охраны в отношении товаров 25 класса МКТУ, в 2018г. - 1 заявка на регистрацию в качестве товарного знака изобразительного обозначения в виде пики со звездой в отношении товаров 28 класса МКТУ.

В подтверждение указанного в материалы дела истцом представлены:

скриншоты сайта, на которых содержится информация о том, что во время турнира его участники обязаны носить фирменную одежду с символикой школы покера, а также усматривается, что изобразительное обозначение в виде пики со звездой используется истцом как эмблема игр в покер и нанесена на одежду и пакеты, предлагаемые истцом к продаже через указанный интернет – ресурс;

скриншоты сайта, из которых следует, что на имя истца - компании «R.I.H.» - 11 марта 2001г. зарегистрировано доменное имя; дата истечения срока его действия – 11 марта 2024г.;

скриншоты сайта, из которых следует, что на имя компании «R.I.H.» в Республике Беларусь зарегистрированы: 7 октября 2013г. - комбинированный товарный знак, содержащий в том числе изобразительный элемент в виде пики со звездой, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 9, 35, 41 и 42 классов МКТУ; 7 октября 2013г. - словесный товарный знак в отношении товаров и услуг 9, 35, 41, 42 классов МКТУ; 14 февраля 2017г. – словесный товарный знак в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ; 9 июня 2015г. – комбинированный товарный знак, содержащий, в том числе, изобразительный элемент в виде пики со звездой, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 9, 41 и 42 классов МКТУ;

заявки, поданные в декабре 2017г. компанией «R.I.H.» в патентный орган Республики Беларусь на регистрацию комбинированных и изобразительных товарных знаков, содержащих, в том числе, изобразительные элементы в виде пики со звездой, правовая охрана для которых испрашивается истцом также и в отношении товаров 25 класса МКТУ; 9 июля 2018г. патентным органом приняты решения о принятии указанных заявок к рассмотрению;

заявки, поданные в патентный орган Республики Беларусь компанией «R.I.H.», на регистрацию товарных знаков, содержащих изобразительные элементы в виде пики со звездой, правовая охрана которым испрашивается истцом в отношении товаров и услуг 9, 28 и 41 классов МКТУ.

Установлено также, что 9 октября 2015г. истец обратился в патентный орган с заявкой на регистрацию в качестве товарного знака изобразительного обозначения в виде пики со звездой, в отношении товаров 18, 28 классов МКТУ, а также товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы, в том числе спортивные обувь, головные уборы».

По результатам проведения экспертизы решением патентного органа от 8 декабря 2016г. правовая охрана заявленному на регистрацию обозначению была предоставлена на имя истца в отношении части товаров 18 класса МКТУ и части товаров 25 класса МКТУ: «обувь, головные уборы, в том числе спортивная обувь». В остальной части в предоставлении правовой охраны заявленному на регистрацию изобразительному обозначению было отказано, включая товары 25 класса МКТУ: «одежда, в том числе спортивная» в связи с его сходством до степени смешения, в том числе, с товарным знаком, зарегистрированным с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров на имя ответчиков.

материалов дела также следует, что 10 сентября 2018г. по заявке истцом было подано ходатайство о продлении срока подачи ходатайства о проведении повторной экспертизы, который продлен патентным органом до 10 сентября 2019г.

Учитывая вышеизложенное, судебная коллегия считает, что истцом доказана заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, о котором возник спор, на территории Республики Беларусь в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда итальянского производства».

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, судебная коллегия приходит к выводу, что в связи с неиспользованием товарного знака в Республике Беларусь без уважительных причин непрерывно в течение пяти лет - с 1 августа 2012г. по 1 августа 2017г. (и в последующий период до даты вынесения решения) - в отношении товаров 25 класса МКТУ, для которых знак зарегистрирован, а также доказанностью наличия заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны указанного знака в отношении названных товаров, правовая охрана товарного знака подлежит досрочному, со 2 августа 2017г., прекращению в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда итальянского производства», в связи с чем исковое требование истца подлежит удовлетворению.

Требование о взыскании с ответчика судебных расходов истцом не заявлено, в связи с чем вопрос о взыскании этих расходов судебной коллегией не рассматривался.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 302-306 ГПК Республики Беларусь, судебная коллегия

Р Е Ш И Л А:

исковое требование компании «R.I.H.», остров Мэн, удовлетворить.

Досрочно, со 2 августа 2017 года, прекратить на территории Республики Беларусь правовую охрану комбинированного товарного знака по международной регистрации в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда итальянского производства», зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков на имя T.J., B.L. и B.E., Великобритания.

Обязать государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности» уведомить Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности о досрочном, со 2 августа 2017 года, прекращении правовой охраны в Республике Беларусь зарегистрированного в Международном реестре товарных знаков на имя T.J., B.L. и B.E., Великобритания, комбинированного товарного знака по международной регистрации в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда итальянского производства».

Отменить обеспечение иска, принятое определением Верховного Суда Республики Беларусь от 4 апреля 2018 года, обязав государственное учреждение «Национальный центр интеллектуальной собственности» уведомить Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности об отмене мер обеспечения иска в виде запрета T.J., B.L. и B.E., Великобритания, распоряжаться на территории Республики Беларусь правом на товарный знак по международной регистрации до постановления решения по настоящему делу.

Решение вступает в законную силу немедленно после его провозглашения, обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

Председательствующий судья

Судьи